In de ICT-sector werken partijen geregeld samen aan de ontwikkeling van software, apps of online platforms. Vaak kiezen partijen er dan voor om de samenwerking vast te leggen in een licentieovereenkomst. Wat nu als u deze overeenkomst wilt beëindigen? Wie heeft dan recht op de merknaam? Aan de hand van de praktijkcasus lichten we dit toe.
Praktijkcasus beëindigen licentieovereenkomst
Onlangs is er een uitspraak gedaan in de zaak Medical Workshop vs. Sharpsight. Twee partijen actief in de oogheelkunde, die samen een licentieovereenkomst sloten met betrekking tot het product Invitria. Kortgezegd een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van ooginjecties.
Een van de bestuurders van Sharpsight heeft het octrooi hierop. De licentieovereenkomst bepaalt dat Medical Workshop het alleenrecht heeft om het product te (doen) produceren en verkopen.
Eind 2018 heeft Sharpsight per e-mail de licentieovereenkomst beëindigd per 19 november 2019 en aangegeven:
“Wel verwacht ik van jou dat de naam (INVITRIA) die ik heb bedacht maar die door jou is geregistreerd aan mij overdraagt. “
Medical Workshop is echter van plan om na afloop van de licentieovereenkomst de naam Invitria te gaan gebruiken voor andere (alternatieve) producten. Medical Workshop had de naam Invitria als merk in 2009 geregistreerd. Sharpsight geeft aan dat zij dit heeft gedaan zonder toestemming.
Nu is de vraag:
Welke partij heeft het recht om de merknaam te blijven gebruiken?
Om deze vraag te beantwoorden, moet volgens de rechter gekeken worden naar de licentieovereenkomst. Beide partijen stellen namelijk dat zij de naam hebben bedacht. Ze menen daarmee allebei als de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen worden aangemerkt.
Het antwoord op de vraag wie de naam Invitria heeft bedacht, beantwoordt echter niet de vraag wie recht heeft op het gebruik van het merk vanaf 19 november 2019.
“Het bezitten van een auteursrecht of een merkrecht betekent immers niet dat die rechten door de houder onder alle omstandigheden gebruikt mogen worden. Afspraken die de houder met anderen heeft, kunnen in de weg staan aan het uitoefenen of gebruiken van dat recht.”
In de licentieovereenkomst hebben de partijen afspraken gemaakt over merkrechten. De licentieovereenkomst bepaalt echter niet aan wie de merkrechten toekomen.
De voorzieningenrechter oordeelt in het vonnis dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Verder oordeelt de rechter dat de naam speciaal is ontwikkeld voor dit product en het ook identificeert.
Volgens de rechter mag Sharpright (via de bestuurder die octrooihouder is) derhalve het recht de naam Invitria voor het product te (doen) gebruiken. De octrooihouder heeft na de beëindiging van de licentieovereenkomst als enige namelijk het recht om het product te (doen) produceren en verhandelen.
Sharpright kan Medical Workshop dus verbieden gebruik te blijven maken van de naam Invitria. Medical Workshop dient ieder gebruik van de naam Invitria te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom op bevel van de rechter.
Indien blijkt dat Medical Workshop de naam heeft bedacht, dan kan Sharpsight mogelijk wel Medical Workshop een vergoeding verschuldigd zijn voor het voortgezette gebruik van het merk.
Wat kunt u hiervan leren?
Maak duidelijke afspraken over (het gebruik) van een merk. Ongeacht de vraag wie het merk heeft geregistreerd. De afspraken die gemaakt zijn in de licentieovereenkomst zullen namelijk het recht op het gebruik van een merk mede bepalen.
Hierbij gaat het niet slechts om de vraag aan wie de merkrechten toekomen, maar denk ook aan de vraag wat de houder van het merk hiermee mag doen na het einde van de samenwerking c.q. de licentieovereenkomst.
Leg ten slotte ook vast wie een (eventueel) merkdepot/merkregistratie mag verrichten. Partijen doen er bij het sluiten van een overeenkomst goed om aan zich te beraden op de vraag wat de beoogde rechtsgevolgen dienen te zijn bij het einde van een overeenkomst.
Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.